Artículo de Opinión. Javier Pérez Itarte, BK SEAIN ETL GLOBAL
El 14 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, aprobado por el Consejo de Ministros, que entre otras materias modifica parcialmente la Ley de Marcas del año 2001, adaptándola a la nueva normativa marcaria europea en vigor desde octubre de 2017.
Esta transposición incorpora al proceso de registro de marcas nacionales en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el aplicable en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), afectando también a determinadas cuestiones de fondo jurídico, entre las que cabe destacar la ampliación del concepto de marca a signos representados de forma objetiva, duradera, autosuficiente, inteligible, accesible, clara y precisa a través de medios sonoros, videográficos, holográficos entre otros, lo que permite el registro de marcas menos convencionales como las olfativas o las gustativas.
La nueva Ley también fortalece la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de procedencia, de los términos tradicionales de vinos, de las especialidades tradicionales garantizadas, o de las obtenciones vegetales, quedando prohibido de manera absoluta su registro en virtud de la legislación nacional o comunitaria aplicable en cada caso.
A su vez, en los procedimientos de oposición a un registro, el solicitante de la marca podrá exigir a su oponente una prueba del uso real y efectiva en España de la marca o marcas en que basa su oposición, en un periodo de cinco años anterior a la solicitud, siempre y cuando éstas cuenten con al menos cinco años de vigencia desde su registro. En esta fase contradictoria el oponente deberá probar el uso del signo oponente en relación con sus productos o servicios protegidos, pudiendo desestimarse la oposición en defecto de prueba.
También desaparece el concepto de notoriedad manteniéndose el renombre o la marca renombrada como la única categoría susceptible de ser objeto de una protección reforzada si es conocida en su sector o para el público en general. Sin embargo, sigue sin definirse su significado por lo que continúa siendo necesario acudir a la Jurisprudencia. Además, el hecho de que otras normas comunitarias sigan utilizando el término notoriedad (vide art. 32 “Relación con las marcas” del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión de 17 de octubre de 2018), genera cierta inseguridad jurídica.
Otras novedades afectan a la equiparación del pago de la renovación total a la solicitud de dicha renovación; a la inclusión en el texto del contenido del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) respecto a la eficacia de los derechos adquiridos por los titulares con anterioridad a la solicitud del registro; a las nuevas acciones de lucha contra las falsificaciones para evitar la introducción en España de mercancías con distintivos idénticos o cuasi idénticos a los registrados sin autorización del titular; o a la legitimación condicionada del licenciatario exclusivo para ejercitar acciones por violación de marca.
Pero sin duda, la modificación más significativa se encuentra en la atribución a la OEPM a partir de enero de 2023, de competencia directa y exclusiva para declarar la nulidad o caducidad de una marca, estableciéndose el procedimiento y sus efectos. Se abre por tanto la vía administrativa a estos expedientes, hasta este momento en exclusiva de los Juzgados mercantiles, que se mantienen competentes únicamente en caso de demandas reconvencionales. Esta limitación impediría a un titular de un derecho solicitar vía judicial una acumulación de acciones de nulidad e infracción de marca.
Dada la necesaria transposición antes del 14 de enero de 2019 exigida por la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, el Real Decreto Ley no fue objeto de tramitación parlamentaria. No obstante, su texto fue convalidado el pasado 22 de enero para su tramitación como Proyecto de Ley por el trámite de urgencia. Quedó abierta por tanto la posibilidad de que el texto sufriera alguna modificación. A su vez, el 6 de febrero de 2019 la OEPM publicó en su web el proyecto de Reglamento de ejecución entre otras de estas novedades, por lo que habrá que estar atento durante los próximos meses a la evolución del desarrollo europeo en la Ley de Marcas española.
Javier Pérez Itarte
BK SEAIN ETL GLOBAL
